淺談發明專利申請的實質審查

文章來源: 中國知識產權報/中國知識產權資訊網
發布時間: 2019/7/16 10:19:00

  發明專利申請在初步審查合格后,國家知識產權局專利局會對其進行實質審查,實質審查是發明專利申請作出審查結論之前的必經程序。下面,筆者對發明專利申請實質審查的基本原則、內容、程序等廣受公眾關注的內容進行介紹,以饗讀者。


  實質審查的內容


  在實質審查階段,審查員遵循以下原則進行審查:請求原則,申請人只有提出實質審查的請求之后,實質審查程序才會啟動,并且審查員會根據申請人依法正式呈請審查的申請文件進行審查;聽證原則,審查員在作出駁回決定之前,申請人至少會有一次針對駁回所依據的事實、理由和證據陳述意見和/或修改申請文件的機會;程序節約原則,審查員在不違反請求原則和聽證原則的前提下,會盡可能地縮短審查過程,設法盡早結案。


  審查員在對申請文件進行審查時,需要判斷申請文件是否存在專利法及實施細則所不允許的缺陷,這些缺陷通常包括實質缺陷和形式缺陷。


  (一)實質缺陷


  專利申請保護的客體必須是專利法意義上的發明,即對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。發明創造的公開、使用、制造不能違反法律、社會公德或者妨害公共利益。專利申請保護的主題不能是專利法第二十五條規定的不授予專利的客體,即:科學發現、智力活動的規則和方法、疾病的診斷和治療方法、動物和植物品種、用原子核變換方法獲得的物質。


  授予專利權的發明,必須具備新穎性、創造性和實用性;說明書應當對發明作出清楚、完整的說明,以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準;權利要求書應當以說明書為依據,清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍;獨立權利要求應當從整體上反映發明的技術方案,記載解決技術問題的必要技術特征;申請人對發明專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍;一件發明專利申請應當限于一項發明或者實用新型等。


  (二)形式缺陷


  專利申請文件屬于法律文件,應當具備嚴謹性,權利要求書、說明書、說明書附圖、摘要及摘要附圖的撰寫應當符合專利法實施細則第十七條至第二十三條的規定。


  審查員通過對實質缺陷和形式缺陷的審查,確保授權專利在實質內容和撰寫形式上均符合專利法及實施細則的規定。


  實質審查的程序

 


  審查員的實質審查工作是嚴格依照審查程序,客觀、公正、準確、及時進行的。實質審查的基本流程如上圖所示。


  (一)確定首次審查文本


  審查員在進行實質審查前,首先要確定審查文本,首次審查文本包括:(1)申請日提交的原始申請文件;(2)應初審部門要求的補正文件;(3)申請人在提出實質審查請求時,或者在收到專利局發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的三個月內提交的修改文件(即符合專利法實施細則第五十一條第一款規定時機的主動修改文本);(4)雖然不符合專利法實施細則第五十一條第一款的規定,但是有利于節約審查程序的修改文件。


  (二)閱讀文件,理解發明


  審查員在開始實質審查后,首先會仔細閱讀申請文件,準確理解發明。其重點在于了解發明所要解決的技術問題,理解解決所述技術問題的技術方案,明確該技術方案的全部必要技術特征,特別是其中區別于背景技術的特征,以及了解該技術方案所能帶來的技術效果。同時,確定專利申請的主題是否需要進一步檢索。如果專利申請的全部主題明顯不屬于新的技術方案、屬于不授予專利權的客體、不具備實用性、說明書和權利要求書未對專利申請的主題作出清楚完整說明以致所屬技術領域技術人員不能實現、或明顯缺乏單一性以致難以檢索等,審查員可以不進行檢索,直接發出審查意見通知書。否則需要對專利申請進行檢索。


  (三)檢索


  每一件發明專利申請在被授予專利權前都會進行檢索。檢索是實質審查程序中至關重要的一步,其目的在于找出與申請的主題密切相關的現有技術中的對比文件,或者找出抵觸申請文件和防止重復授權的文件,以確定申請的主題是否具備專利法第二十二條第二款和第三款規定的新穎性和創造性,或者是否符合專利法第九條第一款的規定。


  目前,審查員常用的檢索資源為專利檢索和服務系統以及國內外科技圖書、期刊、索引工具及手冊等非專利檢索資源。專利檢索和服務系統包括13個摘要數據庫、8個全文數據庫、14個分類表數據庫、4個詞庫數據庫和期刊全文數據庫。檢索過程主要包括:確定檢索的技術領域,專利文獻可用分類號來表示技術領域;分析權利要求、確定檢索要素;建立檢索策略;瀏覽并篩選相關文獻;填寫檢索報告。


  (四)檢索后的審查


  1.第一次審查意見通知書


  檢索之后,審查員開始對申請文件進行實質審查。如果發現文件存在缺陷,則發出第一次審查意見通知書,要求申請人在指定的期限內陳述意見和/或對申請文件進行修改。在第一次審查意見通知書中,審查員會盡可能全面審查,指出申請文件存在的全部缺陷。


  2.答復


  申請人收到第一次審查意見通知書后,應在通知書指定的期限內答復(第一次審查意見通知書的答復期限為4個月,中間通知書的答復期限為2個月),答復方式可以是意見陳述和/或修改申請文件,且答復應當是提交給專利局的正式答復。直接寄交、通過E-mail提交或面交給審查員的答復不是正式答復,答復應具有申請人(不能是發明人)或代理人以及代理機構的簽署。


  申請人對申請文件的修改應當針對通知書指出的缺陷進行(即符合專利法實施細則第五十一條第三款的規定)。如果申請人主動刪除、改變獨立權利要求的技術特征,主動將僅在說明書中記載的與原要求保護的主題缺乏單一性的技術內容作為修改后權利要求的主題,主動增加新的獨立權利要求或主動增加新的從屬權利要求,則不可采用上述修改方式。


  3.繼續審查


  審查員收到申請人的答復后,首先會確定繼續審查文本。如果申請人僅提交了意見陳述書,則審查文本為前次審查所針對的文本;如果申請人提交了修改文件,審查員會判斷修改文件是否針對通知書指出的缺陷進行。如果符合,則以修改文本為繼續審查文本,否則會發出審查意見通知書,說明修改文本不予接受的理由,同時會要求申請人在指定期限內提交符合規定的修改文本。


  審查員會對修改文本進行以下方面的審查:修改文本是否超范圍,陳述的意見是否可以接受,修改文本是否克服了第一次審查意見通知書指出的缺陷,是否仍存在其他缺陷,必要時會進行補充檢索。


  如果需要繼續與申請人交流,例如檢索到新證據、發現新問題等,審查員會發出再次審查意見通知書。再次審查意見通知書包括表格和正文,正文部分包括起始部分、中間評述部分和結論部分,在中間評述部分還包括對申請人答復意見的回應。


  繼續審查過程中,審查員還可能采用輔助審查手段,如會晤、電話討論以及現場調查。上述輔助審查手段在第一次審查意見通知書后才能使用,并且申請人之后仍需要提交書面的答復或修改文本。


  4.結案


  結案方式主要包括三種,即授權、駁回和視為撤回。


  經過實質審查,如果發明專利申請符合專利法規定的授權條件,則審查員發出表格形式的授權通知書,對該申請進行授權。如果申請人未在通知書指定的期限內答復,則該申請被視為撤回。如果申請文件仍然存在可駁回缺陷,且已滿足聽證原則,審查員會發出駁回決定。


  專利申請因不可抗拒的事由或正當理由耽誤法定期限或者指定期限而被視為撤回而導致程序終止的,申請人可以向專利局請求恢復被終止的實質審查程序,權利被恢復的,專利局會恢復實質審查程序。


  實質審查是發明專利申請授權的必經程序,在審查過程中,審查員會嚴格按照規范的審查程序,進行客觀、公正、準確、及時的實質審查,竭誠服務于申請人與公眾,為提高我國專利審查質量、建設知識產權強國做出自己的貢獻。(李曉麗)

 

(編輯:晏如)

 

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